大陸將商業秘密納入IP客體

大陸12屆全國人大5次會議於2017.3.15.以2782票通過中華人民共和國民法總則，自2017.10.1.起施行。
在民法總則第123條第2款第5項將商業秘密納入與作品、發明、實用新型、外觀設計、商標等並列為知識產權客體。

參考網站
http://www.iprdaily.cn/news_17144.html

專利 vs. 營業秘密

EPO於2017.7.13.發布通過商業秘密和專利保護創新的調查報告，調查了近20萬家歐盟會員國之製造業和服務行業公司，發現業者認為營業秘密與專利是二種互補的保護，無形服務的創新偏向用營業秘密保護，有形商品則是以專利保護。

參考網站
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade%20Secrets%20Report_en.pdf

D-Link被質疑有安全風險

美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)於2017.1.5.向美國加州北區聯邦地方法院指控友訊未能採取合理措施保護網路路由器及網路監視器、攝影機等產品設備免於未經授權存取等常見之網路安全攻擊，致使產品消費者在私人財務訊息、對話或活動等重要隱私保護上存在風險。

參考網站
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/170105_d-link_complaint_and_exhibits.pdf

比價APP會侵什麼權

由於網路愈來愈普及，在網路上有很多比價的網站，輸入產品名稱或型號，就可以找到不同網站上的價格。因為手機愈來愈普遍，於是也有人寫個APP來做租屋價格的比較。
有律師認為這種行為侵害了著作權、商標及營業秘密。但真的有侵害營業秘密嗎？營業秘密的要件是要有保密措施，這些物都是放在網路上公開給人查詢，實難稱的上是營業秘密。
至於著作權呢？如果APP它的功能是把每個物件的查詢顯示，原始資料都連回到原本的網頁，那也沒有重製的行為，要說它侵權好像也不是那麼容易。


參考網站
http://news.tvbs.com.tw/local/682770

美國通過保護營業秘密法案

以往美國的營業秘密訴訟係由各州法律所管轄，各州多採用了1970年美國統一營業秘密法（UTSA），但是，很多州在起草其州法時多修改UTSA，造成各州州法欠缺統一性。
為避免因各州州法不同，讓當事人面臨不同的法律標準及訴訟程序，美國國會參眾兩院於2016.4.通過保護營業秘密法案（Defend Trade Secrets Act, DTSA），將營業秘密訴訟納入聯邦法範疇下，賦予聯邦法院對於妨害營業秘密訴訟標的之管轄權，使當事人可以選擇在聯邦法院發起妨害營業秘密等訴訟，並要求賠償或禁制令等救濟。但DTSA並未取消或排除各州州法對於營業秘密議題之管轄權。
亦允許法院參酌事實背景情況，於訴訟前期發佈早期扣押命令（ex parte seizure order）以及限制持有企業公司營業秘密之前受雇人加入競爭對手。

參考資料
https://www.congress.gov/114/bills/s1890/BILLS-114s1890enr.pdf

中小企業的營業秘密管理

多扶事業是近年標竿的社會企業，報載中興保全的子公司在多次訪問後，不但推出的服務條款一字不漏，而且還把高階幹部挖角，從事相同業務。

Smart的看法
智財權管理一直都是中小企業的盲點，往好的方面想，負責人天真無邪，往壞的方面想是沒有危機意識。以本案來看，雙方在還沒有簽訂NDA之前，就應該要有警覺，適當的揭露營業秘密，而不是在相見歡之下，就傾囊相授，等到發現點子被用了，以現在的管理模式，事後訴訟時要舉證應該也不是那麼容易，透過這個案例，我們可以知道IP管理是不分大小公司都要時時注意的。

歐盟公布營業秘密指令

歐盟理事會於2016.5.27.公布營業秘密指令，在刊登於歐盟官方公報後20日生效，歐盟會員國最遲須在2年內將該指令之相關規範納入國內法規。
營業秘密指令訂定了保護歐盟企業之營業秘密及機密資訊之原則，打擊對營業秘密之非法取得、使用及揭露，在不損害基本公眾權益與自由之情況下，追求確保內部市場平穩運作之目標。
該指令防止資訊揭露以保護營業秘密之同時，仍將確保新聞調查不會遭受任何新的限制，亦不會對員工的雇用契約施加任何限制，包含不會限制員工使用在工作中正當取得的經驗與技術，以及不影響公協會及工會等社會夥伴之自主及簽訂共同契約之權利。

參考資料http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2015-INIT/en/pdf

奇景光電的商業間諜案

奇景光電於2001年成立於台南，在台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國均有設廠。在3C產品的顯示器驅動IC與時序控制IC設計技術獨步全球，於歐洲、亞洲和美洲擁有超過1500項專利。
2013年張姓行銷業務處副處長、黃姓彩色濾光膜研發處客戶工工程部副理、白姓先進光學產品部技術副理，陸續在2月底離職，三人合作創立全球光學公司，奇景發現三人涉嫌使用任職奇景期間取得的技術，開發新產品並向智慧財產局4件新型專利，於是向調查局報案，控告三人涉及背信。
調查局在2013.9.進行搜索，查扣黃姓副理的一份文件，發現張、黃、白三人在尚未離開奇景光電前即與上海格科微電子簽約，格科微電子以50萬美元向三人購買奇景製造晶圓級光學鏡頭的獨家技術，導致奇景損失3000 萬元至5000萬元。
智慧財產法院審理時，張、黃、白均承認將奇景光學的晶片製程技術賣給格科微電子，最後判決三人連帶賠償奇景光電3000萬元。

美國打算推出DTSA

美國參議院在2015.12.2.舉行捍衛營業秘密法案(Defend Trade Secrets Act of 2015, DTSA)聽證會，希望將營業秘密的民事保護層級提高至聯邦層次，讓主張權利的企業能夠直接透過聯邦法院提出片面扣押(ex parte seizure)申請或民事訴訟，而不是逐一向州法院提訟。

離職前可否將機密資料寄給自己

小強在某公司任業務專員，離職前共分5次將包括公司產品規格、產品訂價政策、客戶訂單、發票及客戶開立之信用狀等資料，由公務用電子信箱轉寄至個人的gmail、hotmail電子信箱，該公司乃請求小強給付違約金。

智慧財產法院判決
1.小強前後共5次自公司之公務信箱轉寄至個人信箱之電子郵件，其內容包括公司之產品規格、產品訂價政策、客戶訂單、發票及客戶開立之信用狀等資料，或為公司憑藉其銷售經驗之累積，而漸次依對於利潤之掌握及客戶購買意願，所形成之制價規則，或因公司持續對於業務拓展之努力，所累積之客戶來源等成果，自屬對於公司營運上有重大影響之資訊，而為公司無意公開之秘密，且皆涵攝於系爭保密合約書第1條關於營業秘密之定義中。
2.小強將公司屬營業秘密之資料以公務信箱轉寄至個人信箱，雖尚未能證明係為第三人使用，但已屬未經公司事前書面同意而攜出為自己使用，且小強在公司已任職一段期間，僅在離職前有多次之轉寄行為，難認係為職務上之必要使用，故其辯稱係為方便工作之用，並不可採。
3.小強將公司屬營業秘密之資訊自公務信箱轉寄至其私人信箱，並無正當理由，已屬違反系爭保密合約書第4條規定之行為。又透過前開電子郵件寄送之行為，留存完全相同之文件資料，即已該當系爭保密合約書第8條中複製之定義，自亦屬違反系爭保密合約書第8條之行為。

參考資料
智慧財產法院104年度民營上字第1號民事判決

競業禁止 vs. 營業秘密

很多公司都會以員工在職期間接觸營業秘密為由，要求簽訂競業禁止合約，員工為了工作不得不簽，但是，簽了又擔心未來換工作有問題，是不是每個員工都有競業禁止適用的問題呢？來看這個案例。
原告僱用被告擔任設計部工程師，並簽訂員工保密與競業禁止合約，離職後，至與原告有競業關係之公司任職，經原告發存證信函要求被告於函到 7日內停止侵害原告營業秘密及違反競業條款之行為，但被告仍在該公司任職，因此起訴請求被告支付原告50萬元懲罰性違約金。

台北地方法院判決
1.原告擁有一資料庫，有加工圖、成品圖、測試影片、技術手冊等，係累積多年經驗而成，且不斷更新，且被告亦自承原告明令禁止攜出該資料庫之資料，堪認該資訊非外人可知，且原告已採取合理之保護措施，為應受競業禁止特約保護之營業秘密。
2.被告目陳：職務是製圖員。工作內容是修改圖面，從公司資料庫抓出來修改，因為客人的要求製作的東西不同，依照客人的尺寸修改，堪認被告的確有接觸原告營業秘密之機會。
3.系爭合約約定：「乙方自甲方公司離職起2年期間內，除經甲方同意，不得從事與原告相同性質或類型之工作」，其中關於限制被告從事之職業活動種類概念未定，禁止競業之區域亦未載明，且未區分勞工之工作內容，將凡與原告從事業務相同或類型者，一概列入限制，必造成勞工於離職後，無法憑其任職時所獲悉之知識經驗作為求職之利器，且無法預見競業禁止條款限制之範圍，對離職勞工經濟生活之安排，已產生不公平之障礙，難認符合明確性、合理性之要求。
4.競業禁止條款係就勞工之就業自由予以限制，雇主不能平白限制勞工利用其習得之專業知識技能以謀求新職，若勞工有洩漏營業秘密之行為，本有刑法及營業秘密法等相關民、刑事責任以資處罰，雇主非不受法令保護，是衡酌勞雇雙方利益，若雇主認有另定競業禁止條款之必要，而該競業禁止條款又為合理、適當，雖非法所不許，然仍須提供代償措施，以平衡兼顧勞工之權益。
5.系爭合約約定：「於乙方受競業禁止約定而無從事任何工作期間，甲方應依勞工局所規定之每月最低薪資，貼補乙方生活」，顯見原告所提供之代償措施限於被告無從事任何工作之期間，並非於競業禁止期間全數予以補償，且補償之數額以最低基本薪資為限，與被告二人原基本薪資 3萬元相較，顯無法維持被告原有之生活水準，其對於被告因競業禁止而屈就陌生領域之薪資減損補償，復隻字未提，此種補償方式無異迫使被告只能屈就低薪或領取最低基本薪資，將使被告承受重大不利益，對被告顯失公平，應認違反民法第247條之1之規定，自始當然無效。

參考資料
臺北地方法院103年度勞訴字第117號民事判決

Smart的看法
競業禁止合約一直都是公司用來限制員工離職工作的手段，尤其是高科技公司，但法院也有其判斷的標準，本案中，法官認為競業禁止約定有4要件
1.雇主需有依競業禁止特約保護之營業秘密存在
2.受僱人所擔任之職務或職位得以接觸雇主營業秘密
3.限制受僱人就業之對象、時間、區域、職業活動之範圍，應明確，且不逾合理範疇
4.需有填補受僱人因競業禁止損害之代償措施。
這是未來企業在訂定競業禁止合約時，應注意的。

自己寄信給自己算不算洩密

台灣大哥大認為該公司管理手機經銷業務團隊及銷售手機予經銷商的經銷業務處李姓副理，在2014.5.7.離職前2天，利用公司電子郵件信箱，連續以附件形式，傳送有關銷售、通路展店、加盟店獎勵金等機密資訊，到公司外部的電子郵件信箱，因此以違反保密義務為由，提出告訴，要求以離職前半年的平均月薪10倍-80萬2395元，作為懲罰性賠償。
台北地院認為李傳送的附件都屬簡報檔案，顯然是為多數人提供簡報而製作，內容並未註明或標示機密、限閱，且台灣大未舉證這些附件資料內容，已採取合理保密指施，難認定是契約所稱的機密資訊，因此判決台哥大敗訴。

Smart的看法
營業秘密的要件是：
1.非一般涉及該類資訊者所知悉
2.因其秘密性而具實際或潛在的經濟價值
3.所有人己採取合理的保密措施
即使再機密的資訊，如果沒有合理的保密措施，都會造成營業秘密喪失。
這個案例很清楚的就是沒有保密措施，由於內容並沒有註記機密等級，而被認為沒有合理的保密措施而敗訴。這是企業在進行營業秘密管理時，要特別注意的環節。

專利 vs. 營業秘密

發明人的研發成果，往往只想到用專利保護，其實除了專利之外，在製造過程中，還有營業秘密存在，今天來看這個案例。
日月光在2013.8.委託宏久科技製作新型無塵衣與無塵鞋，雙方簽有NDA，但因樣本不符需求，日月光因此進一步提供更仔細的研發技術讓宏久參考，不過宏久科技仍無法產製，雙方於是在2014.5.中止合約。
日月光後來委託另一公司製作無塵衣鞋，對方卻在2015.1.發現相關技術已被宏久向智慧財產局申請為新型專利，日月光獲悉後認為營業秘密遭宏久竊用，調查局航高站蒐證偵辦後，將宏久陳姓負責人被移送高雄地檢署，以違反營業秘密法諭令9萬元交保。

Smart的看法
單純的專利技術不一定能生產，即使把重要的know-how也告訴生產者，囿於技術能力，也不一定能生產的出來，所以，一個技術的保護，要設法讓它有揭露的專利，也要有不揭露的營業秘密才行，二者的保護要件及權利強度也不一樣，往往要交互運用才能產生最大效益。

公開 vs. 不公開

立法院院會在2014.1.20.三讀修正通過食品安全衛生管理法部分條文，授權主管機關公告店家須明確標示重組牛和火鍋湯頭等內容，違規可處新台幣3萬元到300萬元。
去年因為食安事件頻傳，立法、行政部門只能頭痛醫頭、腳痛醫腳的提出這種討好人民的法案，這能不能執行呢？
這在執行上會不會碰到法律競合的矛盾呢？依食品安全衛生管理法規定火鍋湯頭要明確標示，否則開罰，但罰的到業者嗎？這又涉及另一個法律─營業秘密法。
火鍋好吃的秘訣在那裏？大家都知道是湯頭，好吃的湯頭怎麼來的？大家都看過食尚玩家，是由一大堆不肯說的食材敖煮出來的，這些配方不就是秘密嗎？如果它符合營業秘密法所保護的要件，它就是秘密，既然是秘密就沒有標示的問題，不知道衛福部檢查時碰到這種情況時，要不要罰？

Toshiba與Hynix的專利侵權案和解

一名曾任Toshiba合作企業的工程師涉嫌在 2008.7.偷偷複製Toshiba的NAND Flash資料，隨後跳槽 Hynix，將機密技術交給該公司，Toshiba於2014.3.向東京地院控告Hynix竊取商業機密，向Hynix求償近1,100億日圓。訴訟後案情急下，Toshiba於2014.12.9.宣佈雙方以330萬日元合解。

Smart的看法
商場上沒有永遠的敵人，端看利益分配，本案會和解，其實是有跡可循的，訴訟之後，2011年二家仍然一起在研發MRAM，未來還要合作研發次世代的半導體技術，可見訴訟只是一種手段，意思到了就要適可而止！

聯發科發生洩密事件

報載聯發科3名離職資深工程師，涉嫌與合作廠商晨星半導體職員勾串，將鰭式場效電晶體等25項手機晶片機密資料，交付香港商鑫澤數碼公司運用，再跳槽鑫澤坐領高薪。為了避免從電腦將資料複製到硬碟會留下記錄被發現，他們還特別採取分工列印的方式，以假日加班方式印出紙本來。

Smart的看法
營業秘密法在102年修訂後，增加了刑事責任，意圖為自己或第3人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣100萬元以上1,000萬元以下罰金，但是如果涉及境外實施的話，可加重其刑到1年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以上5,000萬元以下之罰金。
本案聯發科的離職員工，侵害營業秘密如果成立，因為是竊取公司機密給港商鑫澤數碼公司，就可能要適用加重其刑了。

營業秘密的境外實施

據報載聯發科對其前高階主管袁○○提起違反營業秘密及競業禁止之訴，聯發科因袁○○疑至大陸競爭公司任職，認為其違反營業秘密法，除提出刑事訴訟外，也向智慧財產法院提出民事訴訟，認為袁○○惡意違反2年競業禁止約定，並至聯發科的主要競爭對手公司任職，因此將聲請假處分。

Smart的看法
營業秘密法修正後，除了增加刑事責任外，對境外實施，也有加重處分的規定。在聯發科的這個案例中，如果單純的洩漏營業秘密，可處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰金，但是，如果意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用這個營業秘密，則可處1年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以上5000萬元以下之罰金。當然，除了刑事的處罰外，民事的賠償更是少不了的，研發人員不能不小心，一失足成千古恨啊！

營業秘密保護

報載國內某手機大廠高層涉及洩露營業秘密，遭公司主動報請檢調蒐證調查後收押禁見。公司的商層常常是公司各項規定的死角，因為很少有人會約束他們，所以，常常會是洩密的管道，不管是有意還是無意。
營業秘密法第2條定義營業秘密的要件有三：
1.非一般涉及該類資訊之人所知者。
2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。
3.所有人已採取合理之保密措施者。
其中保密措施是影響營業秘密是否存在最關鍵的因素，保密措施含蓋廣泛，包括：各項管理制度、文件標示...等規定，如果本案中查扣的資料上，並未加註機密等級，則很難證明係公司的營業秘密，即使大家都說那是機密。
至於侵害營業秘密的行為，除了民事賠償外，在新的營業秘密法中已有刑責，可處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。
而意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，又會加重處罰，處一年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上五千萬元以下之罰金。

逆向工程是否違法

國內廠商在研發時，常常會用逆向工程的方式，參考別人的技術，研發自己的技術，逆向工程到底是不是違法的行為？先來看一個案例。
據報載：美商杜邦跨海提告，指華映涉嫌違反商業機密，擅自將面板光阻解溶液交給下游廠商鴻揚分析研發其中的專利技術，意圖在台灣大量生產，再以低價賣回給華映或銷往大陸牟利。
報紙照例寫的不清不楚，我們看不出來杜邦到底告的是什麼。但是，從報導資料中，可以看出杜邦告的是專利跟營業秘密，以下就這二項予以分析是否造成侵權行為。
專利權的範圍在排除他人實施，即使今天華映沒有參考杜邦的產品，自行研發出相同的溶液，只要跟杜邦的專利請求項一樣，就是侵害專利的行為。
至於營業秘密的部分，如果按照報上所說：是華映交給鴻揚分析開發，這種行為有沒有侵害營業秘密呢？
營業秘密法第10條規定侵害營業秘密的行為有：
1.以不正當方法取得營業秘密者。
2.知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。
3.取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者 。
4.因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。
5.依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。
而所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似之方法。
由於營業秘密不具排他性，也就是二人可同時擁有自己研發的營業秘密，即使相同亦不違法。如果華映的行為不是以上5款之一者，就沒有侵害營業秘密的行為。
至於報上所說：檢調追查，華映涉嫌違反保密條款，私下將面板光阻溶解液交給鴻揚公司分析研發，這事則要看二造當初的合約中訂了什麼保密條款而定，即使華映違反了合約，應該是涉及合約的民事問題，與侵害營業秘密的關係應該比較小。

必然揭露理論

國內高科技廠商的研發團隊，常常面臨被競爭對手整批挖走的慘劇，造成競爭力受威脅，這次營業秘密法的修訂，也針對這個現象訂定了相關刑責，至於有沒有嚇阻力，就不知道了！
但是，人員的流動對企業來說，也算是一種常態，員工如果沒有從前公司竊取或攜帶任何營業秘密，而至競爭對手公司上班，並且於工作中自然分享其在前公司所累積之知識、技能之行為，是否構成營業秘密侵害，尚未有相關司法判決。
對於這種現象，美國有些州採用必然揭露理論(Inevitable Disclosure Doctrine)，即使在缺乏實際不當行為的證據下，法院仍可能裁定暫時禁止員工接受新雇主之特定職位。
原告主張必然揭露理論時，需承擔較重之舉證責任，除須滿足提出申請禁制令救濟（injunctive relief）要件之標準外，亦須證明下列各點：
1.資訊具價值性、財產性及機敏性，須採合理手段加以保存；
2.離職員工知曉部分營業秘密；
3.離職員工之新任職位對於營業秘密之運用將損害前雇主。
至於離職員工在新工作職位上能否運用原已掌握之營業秘密，各法院認定標準不一，但判斷標準不外乎以下幾點：
1.新舊雇主之產品或服務相似度
2.產業性質
3.營業秘密價值
4.員工或新雇主缺乏誠信（condor）
5.新雇主避免揭露作為
6.新舊雇主是否存在競爭關係
7.被告之新任職務範圍為何
8.原告能否明確指認特定營業秘密之暴露風險
9.營業秘密是否已遭濫用
10.是否已簽署保密協定或競業禁止條款
11.新雇主是否具備防止使用他人營業秘密政策
12.是否能對新職位加以消毒過濾（sanitize）