某甲任職某公司總經理期間,由該公司繪圖工程師協助繪圖申請專利,並將該專利授權該公司使用。事後,公司主張該專利為職務上發明。
專利法規定:職務上的發明,其專利權屬雇用人,非職務上的發明,其專利權屬受雇人,但受雇人需將過程告知雇用人,雇用人對其過程有異議,需於6個月內提出。
公司的說法
1.某甲在受雇期間就其職務上完成之專利,竟私自申請與取得系爭臺灣專利。系爭專利屬於職務上完成之新型專利,應歸屬於該公司。
2.該公司員工僅逾10位,並無研發部門,總經理非僅負責管理職務,還包括客戶開發、產品之開發等工作。
3.縱使系爭專利非職務上創作,然系爭專利係利用公司之繪圖工程師繪製完成,且系爭專利模型之完成、模具之開模、專利費用之聲請等費用,均由公司負擔,是系爭專利乃利用公司資源所完成。
總經理的說法
1.總經理職務並未從事參與或執行產品開發、生產研發等工作,職務內容依民法及一般社會通念,僅為經營管理公司事務,不包含研發工作。
2.總經理均領固定薪水,其結構並無針對研發專利技術約定對價或相當報酬,顯見其職務內容不包括研發工作,所為之研發創作,並非履行其工作契約上之義務,即非職務上之發明,則其專利申請權及專利權即不屬於雇用人。
3.繪圖工程師協助繪圖,僅為專利申請行政程序所需之文件,如同專利事務所為客戶繪圖角色,並非研發過程。
4.研發過程者,應指以智力創造、反覆試驗之過程,專利說明書之繪製僅是將創作成果之手繪圖形,以符合專利申請所需之電腦圖形,屬單純之繪圖,並非研發創作過程。
5.製作模型及生產模具,係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作,屬生產製造流程之部分,其與專利之研發創作無關,因此,某甲在研發創作系爭專利之過程,並未使用公司之資源。
6.專利申請過程中,公司都知道並支付申請所需各項規費,核准後所領取之專利證書即懸掛在公司。係自始知悉,並同意系爭專利之專利申請權人及專利權人為某甲。公司於申請系爭專利時,未為反對之意思表示,甚至同意其為專利權人,亦未主張權利,而於取得系爭專利權後已有相當期間,始主張專利內容為職務上之創作,純係雙方交惡後挾怨報復所為。
智慧財產法院判決
1.申請新型專利,由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式,向專利專責機關申請之。故圖式為新型專利文件之一部,並非新型專利所表徵之技術特徵。
2.繪圖工程師之工作主要是繪製工程上之事務及產品開發繪圖。專利說明書之繪圖,僅為專利申請行政程序所需之文件,如同專利事務代理客戶申請專利,為其繪圖之角色,並非研發過程。
3.研發過程者,應指以智力創造、
反覆試驗之過程,專利說明書之繪製,僅是將創作成果之手繪圖形,以符合專利申請所需之電腦圖形,屬單純之繪圖,並非研發創作過程。且製作模型及生產模具,係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作,屬生產製造流程部分,
其與專利之研發創作無關。
4.公司設有業務部、廠務及設計部,設計部應屬研發之部門,而總經理固有從事工程協助及開發產品之製作,然不得就此遽認總經理專司技術研發。
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