2015年11月30日 星期一

ITC可否對進口後的侵權物發禁制令

美國Mentalix公司進口並販售南韓Suprema公司指紋掃描器,但是,Suprema並未提供Mentalix使用指紋掃描器所需之應用軟體,而是提供應用軟體之開發工具包(software development kit, SDK)並協助Mentalix來研發相關應用軟體,以使指紋掃描器能在美國境內銷售使用。
Cross Match Technologies公司認為此舉侵害其US7,203,344號專利,遂向ITC提出專利侵權調查。

ITC初步調查
1.ITC於2011.6.發佈最終初步調查決定(Final Initiation Determination, FID),裁定本案系爭產品,在與Mentalix利用SDK套件所開發之應用軟體結合使用下,實施了系爭專利方法項之所有要件。
2.建議就Suprema指紋掃描器產品發佈有限排除命令以禁止其進口至美國,同時並就已進口至美國之系爭產品發佈停止暨禁止命令,以禁止Mentalix繼續供銷前述產品。

ITC複審結果
ITC委員會於2011.12.發佈複審結果,裁定被告Mentalix所開發應用軟體與系爭指紋掃描器結合並於美國境內使用之行為直接侵害系爭專利。
Suprema明知系爭專利存在,卻仍協助Mentalix改良其所開發軟體和系爭產品之相容性,行為亦構成誘引侵權,ITC委員會決定就Suprema指紋掃描器產品發佈有限排除命令。

CAFC合議庭判決
1.關稅法337條(a)(B)(i)項條文所述侵權物品具有時間性,是規範系爭物品在進口至美國期間是否存在侵權,而非進口當事人是否意圖透過侵權方式來使用進口物品。
2.系爭產品於進口至美國期間,並未與Mentalix所開發之應用軟體結合而侵害系爭專利,故不符合關稅法337條所定義之侵權物品。
3.ITC委員會亦無權以被告Suprema從事方法專利之誘引侵權行為來發佈排除命令並禁止其產品進口。

CAFC聯席法庭判決
1.關稅法337條之侵害,就是專利法271條所說的直接、協助及引誘侵權。
2.無明確證據顯示關稅法337條之侵權物品,僅針對特定侵權類型之物品。
3.專利法271條規範侵權人之行為而非侵權物品本身。
4.關稅法337條中使用現在式來描述侵害,並未明確排除特定物品於進口美國以後之侵權行為,所以,引誘他人於進口後直接侵害某項專利之行為,亦應為侵害所涵蓋。
5.ITC有權就進口至美國後用於侵害某方法專利之物品發佈排除命令,即便該物品在進口至美國期間及之前尚未存在侵權情形。

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